Экспертиза товарный знак смешение

Вопрос факта. Последствия рассмотрения судами сходства до степени смешения с позиции рядового потребителя

«Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 7, март 2015 г., с. 70-75

13 декабря 2007 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации утвердил информационное письмо № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» 1 . В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 13, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Предшествующая данному информационному письму судебная практика по искам о запрете незаконного использования товарного знака сводилась к тому, что по многим делам суды назначали экспертизу о сходстве товарного знака истца с обозначением ответчика, назначение экспертизы затягивало дело на год и более, делая судебный запрет незаконного использования товарного знака крайне неэффективным методом защиты исключительных прав.

Понимая сложность и длительность судебного процесса, правообладатели до 2008 года параллельно с подачей искового заявления регулярно подавали заявления в полицию для создания больших проблем нарушителю.

С утверждением информационного письма количество таких заявлений уменьшилось, число судебных дел возросло.

С даты утверждения информационного письма прошло шесть лет и сформировалась определенная судебная практика, результат которой хотелось бы обсудить в данной статье.

Анализируя судебные решения о искам о запрете незаконного использования товарного знака и сравнивая такие решения с судебными решениями об оспаривании решений Роспатента, рассмотревшего возражения против предоставления правовой охраны сходному товарному знаку, можно сделать следующий вывод:

по искам о запрете незаконного использования товарных знаков суды не признают сходными до степени смешения с товарными знаками обозначения, которые Роспатент не зарегистрировал бы в качестве товарного знака в связи с наличием ранних похожих товарных знаков.

Утверждая информационное письмо № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», ВАС РФ в п. 13 указал на то, что «Экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует».

Означает ли данная позиция то, что при сравнении товарных знаков не нужно руководствоваться какими-либо нормативными актами, устанавливающими критерии сходства сравниваемых обозначений, например Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32)? 2 — Нет, не обозначает.

В том же п. 13 информационного письма ВАС РФ указывает, что согласно абзацу шестому п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32) (далее – Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, после анализа позиции ВАС РФ, изложенной в п. 13 информационного письма № 122, очевидно, что ВАС РФ указал на то, что установление сходства товарного знака со спорным обозначением не требует специальных познаний, т.е. — проведения экспертизы; вместе с тем при установлении сходства необходимо применять Правила.

Данные Правила применяются Роспатентом при регистрации товарных знаков и рассмотрении возражений против предоставления охраны товарному знаку.

Данные Правила должны применяться судами при сравнении товарного знака с обозначением, используемым ответчиком.

Однако анализ судебных решений показывает, что суды, руководствуясь п. 13 информационного письма ВАС РФ № 122 , приходят к выводу о сходстве / несходстве сравниваемых знаков «с позиции рядового потребителя», т.е. выражают в судебном решении свою субъективную точку зрения с позиции потребителя. Практически во всех анализируемых судебных актах приведена ссылка на сравнение обозначений в соответствии с тремя критериями сходства, установленными Правилами; однако во всех судебных решениях и постановлениях приведенный анализ сходства сравниваемых обозначений проведен не полностью, отсутствуют сравнения по одному или двум признакам сходства: фонетическому, семантическому или графическому.

В подпунктах (а) — (в) п. 14.4.2.2 Правил указаны признаки сходства сравниваемых обозначений: звуковой, графический и смысловой.

В пп. (г) п. 14.4.2.2 Правил указано: Признаки, перечисленные в подпунктах (а) — (в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. Это означает, что сходство сравниваемых обозначений может быть по любому из признаков сходства. Отсутствие в судебном акте сравнения по какому-либо из признаков говорит о неполном судебном акте.

За последние 2-3 года очень часто публикуются решения и постановления судов, в которых отсутствует сравнение обозначений по какому-либо из критериев сходства, либо — по двум критериям сходства.

Хотелось бы объяснить такое мнение на примере постановления 9 Арбитражного апелляционного суда по делу А40-187101/2013 3 по иску ООО «Александровы погреба» к ООО «ЭЛ-ГРАНД», ООО «ЭЛИТТОРГ», ООО «ЛеоЛит», ООО «ФудПром», ООО «Топ-Сервис».

По данному делу истец обратился к ответчикам с иском о запрете незаконного использования товарного знака Challenge № 380611 4 и взыскании компенсации.

Товарный знак РФ №380611 Сигара GURKHA Royal Challenge 5

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2014, и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2014, в удовлетворении иска отказано.

Ниже приводим текст постановления 9 ААС по данному делу, сразу по тексту из постановления суда, приведены комментарии, текст из судебного акта выведен курсивом:

Исходя из указанных положений Правил, разрешая вопрос о сходстве до степени смешения словесного обозначения GURKHA либо GURKHA Royal Challenge с товарным знаком CHALLENGE по свидетельству № 380611, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии сходства до степени смешения указанных обозначений и товарного знака истца по всем критериям.

Вывод «отсутствие или наличие сходства по всем критериям» приводится практически во всех решениях и / или постановлениях, установивших сходство или несходство сравниваемых обозначений. Анализа по всем критериям сходства нет.

Из материалов дела следует, что оформление сигар GURKHA представляет собой комбинированное обозначение, в состав комбинированного обозначения сигар GURKHA входят словесные элементы GURKHA и royal challenge. Суд апелляционной инстанции полагает, что сравниваемые обозначения GURKHA либо GURKHA Royal Challenge и CHALLENGE не совпадают во всех элементах и поэтому тождественными считаться не могут.

Анализа на сходство сравниваемых обозначений по трем критериям, установленный Правилами в постановлении не приводиться.

При этом словесный элемент GURKHA занимает доминирующее положение по отношению к словесному элементу royal challenge, поскольку он расположен в центре и выполнен шрифтом большего размера.

На товаре может быть несколько товарных знаков / обозначений. В соответствии с п. 14.4.2.2 Правил «Словесные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы».

Правилами не предусмотрено отсутствие сходства из-за доминирования одного из элементов, который даже не должен учитываться при сравнении словестных обозначений Royal Challenge и Challenge. Суд должен сравнивать и анализировать сходство обозначений Royal Challenge и Challenge. Почему должен? Потому что это делал бы Роспатент в случае, если бы комбинированное обозначение GURKHA Royal Challenge было бы подано на регистрацию в качестве товарного знака. Потому что суды проверяют правильность решений Роспатента, при оспаривании решений Роспатента в которых приводятся такие доводы.

Правильность именно такого подхода отражена постановлении ВАС РФ по делу А40-2569/2011 6 (ООО «Лина» к ООО «Макдоналдс») «Между тем суды необоснованно подвергали оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке обозначений и товарных знаков других правообладателей, поскольку перечисленное не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения».

Таким образом, именно словесный элемент GURKHA выполняет основную функцию индивидуализации товара (сигар) юридического лица.

Какое это имеет отношение к сходству обозначений Royal Challenge и Challenge?

Словесный элемент royal challenge и по положению в комбинированном обозначении, и по смысловому значению является описательной характеристикой товара, следовательно, в силу подп. 3 п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не обладает различительной способностью.

Имеет ли право суд делать выводы об отсутствии различительной способности товарного знака в иске о запрете использования такого знака? В том же постановлении ВАС РФ по делу А40-2569/2011 (ООО «Лина» к ООО «Макдоналдс») указано:

«Суды неправомерно отказали в иске по мотиву отсутствия различительной способности товарного знака «С ПЫЛУ С ЖАРУ», а также в связи с тем, что обозначение состоит из элементов, характеризующих качество и свойства товара, поскольку предоставление правовой охраны товарному знаку не оспорено в установленном законом порядке.

Читайте так же:  Льготы труженикам тыла в московской области

В п. 62 постановления от 26.03.2009 № 5/29 7 также указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 Кодекса, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 Кодекса.»

Таким образом, суд не может делать вывод об отсутствии различительной способности товарного знака по иску о запрете незаконного использования такого знака.

Суд апелляционной инстанции также полагает необходимым отметить, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Такая позиция соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума от 18.07.2006 № 2979/06 по делу № А40-63533/04-67-642, Определении от 30.05.2011 № ВАС-5661/11 по делу № А40-39536/10-12-240.

Однако истцом не приведено доказательств того, что вследствие использования ответчиками спорного обозначения Challenge потребители полагали или могли полагать, что спорное обозначение индивидуализирует деятельность истца, как правообладателя товарного знака CHALLENGE по свидетельству № 380611.

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что продукция – сигариллы марки CHALLENGE, о которой речь идет в исковом заявлении, имеется в реальном обороте.

Отсутствие доказательств использования истцом товарного знака CHALLENGE по свидетельству № 380611 оценивается судом апелляционной инстанции как обстоятельство, обуславливающее фактическую невозможность смешения товарного знака истца CHALLENGE» по свидетельству № 380611 в глазах потребителя со спорным обозначением «Challenge, используемым ответчиками.

В последнее время суды очень часто отказывают в иске в связи с недоказанностью смешения товарного знака с используемым ответчиком обозначением. Однако на основании какой нормы права суды отказывают в иске из-за недоказанности использования? Статья 1515 ГК РФ устанавливает два критерия для установления нарушения исключительного права на зарегистрированный товарный знак и запрета использования сходного обозначения:

сходство до степени смешения;

однородность товаров и/ или услуг.

При регистрации товарных знаков Роспатент отказывает в регистрации заявленного обозначения, даже установив вероятность смешения на основании сходства сравниваемых обозначений. Суды, рассматривая иски о запрете незаконного использования и требуя доказывания факта смещения, по всей видимости исходя из требований ст. 65 АПК РФ об обязанности стороны доказать те обстоятельства, на которые сторона ссылается выходят за пределы требований ст. 1515 ГК РФ. Доказывание именно фактического смешения ст. 1515 ГК РФ не требует.

Более того, исключительное право на товарный знак возникает из государственной регистрации товарного знака, у правообладателя нет обязанности использовать свой товарный знак как минимум 3 года с даты его регистрации. Если с иском обращается правообладатель, который не начал использование своего товарного знака и который не может представить доказательств использования и соответственно фактического смешения, суд откажет в иске из-за отсутствия доказательств фактического смешения? Или же, правообладатель обращается с иском о запрете использования товарного знака, после регистрации которого прошло 3 года, суд откажет в иске из-за отсутствия доказательств фактического смешения, по факту приняв решение о досрочном прекращении товарного знака в связи с неиспользованием?

Исходя из изложенного, суды при рассмотрении исков о незаконном использовании сходного с товарным знаком обозначения должны приводить анализ сравнения товарного знака и обозначения в соответствии с критериями Правил. Подобные споры во всех арбитражных судах рассматривают специализированые составы, и судьи обладают специальными познаниями для проведения такого анализа.

Если суд, рассматривающий такое дело, не обладает познаниями для самостоятельного проведения анализа сравниваемых обозначений в соответствии с Правилами, или в исковом заявлении и / или отзывах отсутствует подобный анализ, произведенный сторонами, который суд может оценить и положить в основу судебного акта, — суд должен назначить судебную экспертизу для оценки сходства, т.к. не обладает соответствующими специальными познаниями.Нынешняя судебная практика приводит к тому, что суды отказывают в иске о запрете незаконного использования товарного знака, признавая несходными обозначения, которые никогда не могли бы быть зарегистрированными в качестве товарного знака.

Просмотрев судебные решения за последние полгода, можно привести следующие примеры —

— Дело А40-55565/2013 8 , товарный знак «УСПЕХ», № 386090 и обозначение «Ваш успех — салон красоты»;

— Дело А41-65696/2013 9 , товарный знак «ТРЭЛ-ДЕТАЛЬ», № 458996 и обозначение «ТРЭЛ»;

— Дело А41-57871/2013 10 , товарный знак «ГУРМАН», № 213841 и обозначение «Рублевский гурман»;

— Дело А40-135039/2013 11 , товарный знак «САМСОН», № 260887 и обозначение SAMSONAS;

— Дело А40-77233/2013 12 , товарный знак «Автоэксперт», № № 326231, 341719 и обозначения experttyres.ru и «ЭКСПЕРТ ШИН».

При этом нужно обратить особое внимание, что в ряде случаев правообладатели, сталкиваясь с подобными мотивировками судебных решений, не идут оспаривать судебные решения либо в апелляцию, либо в кассацию. Несмотря на то, что подача жалобы на решение – это право стороны, стороны — правообладатели не видят возможность изменить существующую практику, не желают нести расходы на представителей, даже несмотря на то, что могут взыскать судебные расходы в случае выигрыша. Такая мотивировка судебных решений подрывает у правообладателей уважение к судебной системе.

Принятие подобных решений приводит к тому, что лица, использующие сходные обозначения, не идут регистрировать используемые ими обозначения в качестве товарных знаков, а просто пользуются ими. Получив иск о запрете незаконного использования, нарушители убеждают суд в отсутствии доказательств факта смешения и, выиграв суд, продолжают использование сходного обозначения без регистрации товарного знака.

В этой связи следует отдельно обсудить еще одно последствие применения судами п. 13 информационного письма № 122 Президиума ВАС РФ, согласно которому вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Анализ сегодняшней судебной практики по искам о запрете незаконного использования товарного знака показывает, что суды, запрещая незаконное использование товарного знака или отказывая в таком иске, отделяют сходство товарного знака с оспариваемым обозначением от недобросовестности и/или недобросовестной конкуренции со стороны ответчика.

Однако, исходя из системного анализа положений ГК РФ в части товарных знаков, а так же многочисленной судебной практики, понятно, что целью использования сходного до степени смешения обозначения является использование чужой репутации, репутации, которая создана правообладателем, получение необоснованных преимуществ за счет правообладателя. Использование чужой репутации для продвижения своего товара является элементом недобросовестной конкуренции.

Суды, вероятно полагая, что недобросовестная конкуренция – это отдельное нарушение ст. 14 Закона РФ «О защите конкуренции», не исследуют сходство до степени смешения с точки зрения недобросовестности.

Такой подход приводит к тому, что ответчик (нарушитель) может не нарушать права на товарный знак, но будет нарушать антимонопольное законодательство, когда ФАС РФ признает действия ответчика недобросовестной конкуренцией.

Резюмируя, можно сказать следующее.

Скорее всего кто-то. прочитав данную статью, решит, что предлагаемый подход о необходимости наличия в судебных актах по искам о запрете незаконного использования товарных знаков анализа сравниваемых обозначений в соответствии с критериями Правил излишен и не обоснован.

В этом случае целью данной статьи является необходимость применения одинакового подхода как по искам о запрете незаконного использования товарного знака, так и при регистрации обозначений в качестве товарных знаков.

Если сходство до степени смешения является вопросом факта, которое должно оцениваться судом с позиции рядового потребителя и не требует полного анализа в соответствии с Правилами, — тогда и при регистрации заявленных на регистрацию обозначений должен быть такой же подход: эксперты Роспатента должны сравнивать заявленное на регистрацию обозначение с точки зрения рядового потребителя. А суд, рассматривая заявления об оспаривании решений Роспатента о сходстве знаков, не должен требовать полного анализа критериев сходства, регламентированных Правилами.

1 См. Информационное письмо № 122, утвержденное Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // СПС «ГАРАНТ».

Читайте так же:  Штраф о работе без разрешения

2 См. Приказ Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» // СПС «ГАРАНТ».

3 См. Постановление 9 ААС по делу А40-187101/2013 // СПС «ГАРАНТ».

4 См.: Реестр товарных знаков Роспатента, товарный знак Challenge № 380611[Электронный ресурс] // Интернет-сайт ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности // http://www1.fips.ru (дата обращения – 19 декабря 2014 года).

5 Источник фотографии сигары GURKHA Royal Challenge – Интернет-сайт «http://www.cigarinspector.com».

6 См. Постановление ФАС РФ по делу А40-2569/2011 (ООО «Лина» к ООО «Макдоналдс») // СПС «ГАРАНТ».

7 См. Совместное постановление пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 // СПС «ГАРАНТ».

Интеллектуальная собственность в России и за рубежом

Сходство до степени смешения

Понятие сходство до степени смешения одно из основных в правовом регулировании товарных знаков и знаков обслуживания. Это обусловлено тем, что назначение товарных знаков (торговых марок) заключается в том, чтобы отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей. Именно по этой причине товарные знаки среди объектов исключительных прав относятся к группе средств индивидуализации. Сходство до степени смешения в самом общем виде означает, что товарные знаки или другие средства индивидуализации и, соответственно, товары разных лиц смешиваются в обороте. Такая ситуация не является нормальной, поэтому рассмотрим проблему сходных до степени смешения товарных знаков более подробно.

1. Юридическое значение сходства до степени смешения .

В первую очередь разберемся с тем, в каких ситуациях сходство между товарными знаками приобретает юридическое значение. Из части IV Гражданского кодекса можно выделить следующие основные ситуации:

  • на этапе регистрации товарного знака: в соответствии со ст.1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы товарные знаки, которые сходны до степени смешения с другими товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, или элементами таких знаков; а также сходные до степени смешения с наименования мест происхождения товаров, официальными государственными символами, фирменными наименованиями, известными произведениями литературы и искусства, именами и псевдонимами известных лиц;
  • на этапе использования товарных знаков: в соответствии со ст.1484 Гражданского кодекса, не допускается использование обозначений, сходных с зарегистрированными товарными знаками, если в результате использования возникает вероятность смешения;
  • на этапе оспаривания зарегистрированного товарного знака: сходство до степени смешения зарегистрированного товарного знака с другим средством индивидуализации, промышленным образцом и некоторыми другими объектами интеллектуальной собственности, права на которые возникли раньше, является одним из оснований оспаривания регистрации такой торговой марки.

Обратите внимание, что во многих случаях сходство до степени смешение должно быть одновременно с фактом однородности товаров и услуг. Если же однородности в этих случаях нет, то нет и оснований отказа в регистрации, ее оспаривания или предъявления требования о защите прав на товарный знак.

Схема №1. Сходство до степени смешения: юридическое значение

2. Определение понятия «сходство до степени смешения».

Гражданский кодекс России не содержит легального определения понятия «сходство до степени смешения», но такое определение содержится в подзаконных нормативно-правовых актах, а именно в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарных знаков и Методических рекомендациях Роспатента об определении тождества и сходства до степени смешения.

Тождество товарных знаков — это совпадение обозначений во всех элементах, точное копирование средства индивидуализации. Сходство до степени смешения — это ассоциация товарных знаков между собой, несмотря на отдельные отличия.

Из легального определения видно, что понятие «сходство до степени смешения» во многом субъективно. Судебная практика и административная практика Палаты по патентным спорам ориентируют на рассмотрение вопроса с точки зрения обычного потребителя, а не специалиста, а также на недопустимость даже опасности смешения. То есть не требуется доказывать реальные случаи введения потребителя в заблуждение, достаточно доказать опасность введения в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Если в деле проводится социологическое исследование, ассоциации двух сравниваемых торговых марок друг с другом по мнению 25-30% опрошенных, как правило, достаточно для вывода о сходстве до степени смешения.

Кроме указанных критериев Роспатент и суды учитывают товары, для индивидуализации которых предназначены товарные знаки. Для товаров широкого потребления, которые обычно выбираются с меньшей внимательностью, различия между средствами индивидуализации должны быть более существенны и заметны.

В большинстве случаев вопрос сходства до степени смешения может быть решен судьей самостоятельно, но иногда требуется назначение патентоведческой экспертизы . Перед регистрацией товарного знака рекомендуется всегда проводить предварительную проверку товарного знака на наличие других сходных до степени смешения обозначений.

3. Признаки сходных до степени смешения товарных знаков.

Сходство до степени смешения, его наличие или отсутствие, определяется в зависимости от вида товарного знака, но так или иначе сводится к трем признакам, представленным на схеме.

Схема №2. Признаки сходства до степени смешения

А) Смысловое сходство (семантическое) присутствует, если сравниваемые обозначения выражают одинаковые или подобные идеи («Мелодия сна» — «Музыка сна») или прямо противопоставляют идеи (сок «Я» — сок «Ты»). Смысловое сходство имеется при переводе слова с одного языка на другой («Apple» — «Яблоко»). Избежать вероятности противопоставления сходного по смыслу товарного знака при регистрации торговой марки можно, если использовать вымышленные слова.

Б) Звуковое сходство (фонетическое) присутствует при совпадении начальных и конечных частей товарных знаков, близости состава гласных или согласных. Усиливает звуковое сходство одинаковое ударение, совпадение средних частей, одинаковое количество слогов, наличие парных согласных (например, Бар «Барра» — Бар «Парбарра, Samsung — Самсунг).

В) Визуальное сходство (графическое) присутствует, если торговые марки формируют одинаковое зрительное впечатление с учетом внешней формы, используемого шрифта и алфавита, цветов и оттенков, сходства базовых элементов.

По итогам сравнения по указанным признакам должен быть сделан общий вывод о наличии или отсутствии сходства между товарными знаками до степени смешения. Сходство до степени смешения может быть установлено даже на основании сходства только по одному признаку (чаще всего фонетическому). Наличие всех трех признаков сходства не требуется. Однако следует принимать во внимание значимость положения, которое занимают совпадающие элементы противопоставленных торговых марок, особенно при сравнении комбинированных знаков .

4. Сходство до степени смешения в авторском праве.

В авторском праве не используется понятие «сходство до степени смешения», поскольку объекты авторского права не предназначены для индивидуализации товаров и услуг. Многие произведения являются похожими в результате выполнения в одном стиле или жанре, что само по себе не противоречит каким-либо социальным нормам и не является нарушением интеллектуальных прав. Поэтому встречающиеся ссылки судов в делах о защите авторских прав на сходство до степени смешения между двумя произведениями выглядят неубедительно и свидетельствуют о непонимании системы интеллектуальной собственности.

В авторском праве юридическое значение имеет в первую очередь факт воспроизведения или переработки охраняемого произведения. Доказательства этого должны описываться не с помощью признаков сходства до степени смешения, а с помощью таких признаков, как воспроизведение (копирование), самостоятельность, производность, имитация и т.п. Эти признаки описывают не результат, а процесс создания произведения. Дело в том, что создание разными авторами независимо и самостоятельно друг от друга двух похожих произведений не является нарушением авторских прав. Напротив, самостоятельность и независимость создания логотипа, сходного с ранее зарегистрированным товарным знаком, не приводит к правомерности его использования в качестве средства индивидуализации. Исключительное право на товарный знак в этом случае будет нарушено. Поэтому следует воздерживаться от ошибочного использования понятия «сходство до степени смешения» в авторском праве. Если же объект авторского права фактически индивидуализирует определенные товары, могут быть применены положения о защите от недобросовестной конкуренции.

Ключевые слова: сходство до степени смешения, товарные знаки, интеллектуальная собственность, признаки сходства до степени смешения

Что такое сходство до степени смешения?

Степень смешения товарных знаков — это такой уровень схожести товарных знаков, при котором они ассоциируются друг с другом и, тем самым, могут ввести потребителей в заблуждение.

Виталий имеет более 7 лет юридической практики. Он присоединился к патентно-адвокатскому бюро «Гардиум» в 2012 году.

Согласно статье 1483 ГК РФ, товарные знаки сходные до степени смешения в отношении однородных товаров зарегистрировать нельзя. То есть, если схожий товарный знак уже зарегистрирован на территории РФ по тем же продуктам или услугам или же подана заявка на регистрацию такого товарного с более ранним приоритетом, такой товарный знак зарегистрировать не получится.

Исключением может быть ситуация, когда правообладатель схожего товарного знака даст разрешение на регистрацию, при условии, что зарегистрированный товарный знак не будет вводить потребителей в заблуждение.

Читайте так же:  Социальный адвокат для инвалидов

Проверка товарного знака на тождество и сходство с уже зарегистрированными товарными знаками и знаками, поданными на регистрацию ранее, проводится специалистами Федерального института промышленной собственности (ФИПС) во время процедуры экспертизы товарного знака.

Сходство товарных знаков до степени смешения определяется на основе общего впечатления от товарного знака. В зависимости от вида товарного знака (словесный, изобразительный, звуковой) это впечатление может быть зрительным, слуховым или смысловым.

Например, независимо от способа написания, слова ROXY, ROXI, ROXIE и РОКСИ будут звучать одинаково, и это может ввести потребителей в заблуждение, поэтому такие товарные знаки не могут быть зарегистрированы на разных правообладателей в совпадающих классах.

Установление степени сходства товарных знаков, доменных имен, фирменных наименований и других объектов интеллектуальной собственности

Экспертиза товарного знака, доменного имени, фирменного наименования – это одна из разновидностей оценки интеллектуальной собственности. В последнее время ее актуальность возрастает, поскольку подобная оценка поможет избежать законодательных проблем при регистрации фирмы, продукта, названия сайта и т.д. Это связано со следующим фактором: закон ограничивает использование общеупотребительных символов, знаков и терминов, указание на свойство услуги или товара.

Особенность современной экономики такова, что на лидирующие позиции в общей доле прибыли выходит не столько производство продукции, сколько ее продажа. Залог успеха – беспроигрышная маркетинговая стратегия. На сегодняшний день (с небольшой натяжкой) можно сказать, что где угодно можно производить что угодно, причем в очень больших количествах. В условиях превалирования предложения над спросом главной проблемой становится обеспечение рынка сбыта продукцией. Среднестатистический потребитель, мучимый известной проблемой выбора, отдает предпочтение уже известным и популярным товарам. Корпорации имеют огромные рекламные бюджеты, предназначенные для обеспечения известности и поддержания репутации своей продукции. Этим вовсю пользуются недобросовестные конкуренты, использующие популярные названия и торговые знаки для продажи собственных товаров. Такие компании часто напрямую берут чужие товарные знаки, наименования, и тогда их несложно привлечь к ответственности уже в момент выявления торговли подделками. Либо же компании используют товарные знаки, имеющие сходство с товарными знаками известных конкурентов. В таком случае доказать неправомерность их действий можно исключительно в судебном порядке. Тогда на помощь приходит лингвистическая экспертиза по установлению степени сходства товарных знаков, доменных имен, фирменных наименований и других объектов интеллектуальной собственности. С применением специальных лингвистических методов специалист может определить индивидуальность авторского знака или слогана, вовремя остановить распространение компаний или товаров-двойников, защитить свое изобретение, продукт авторского права.

Развитие Интернет-коммуникации увеличило количество судебных споров относительно уникальности доменных имен. Доменные имена изначально возникли как вербальная альтернатива малопонятному и к тому же очень плохо запоминающемуся IP-адресу, состоящему из четырех групп чисел, разделенных точками. Доменное имя способствовало точному и быстрому установлению связи с необходимым ресурсом в Сети. Однако, по мере развития Интернета домены стали одной из форм идентификации производителя наряду с товарным знаком и фирменным наименованием. Законодательные органы многих стран довольно долго не могли определиться с положением доменных имен – считать ли их традиционными объектами интеллектуальной собственности либо же признать их явлением, имеющим собственную уникальную природу и не подлежащим действию исключительных прав на информационные объекты. Однако многократно возросшее в последние годы количество судебных разбирательств относительно прав на доменное имя способствовало принятию единообразной методики рассмотрения споров о доменных именах. Юридически методика основывается на системе защиты от недобросовестной конкуренции, так как решающее значение в данном случае имеет не принадлежность товарного знака к определенному классу, а наличие совпадения с ним доменного имени. Защита же от недобросовестной конкуренции лежит в сфере понятий интеллектуальной собственности. Лингвистическая экспертиза в случае подобных разбирательств отвечает на вопрос о том, является ли доменное имя идентичным или сходным до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу.

Экспертиза товарного знака необходима, если возникает нарушение прав на уже зарегистрированный или только готовящийся к процедуре регистрации товарный знак. В первом случае экспертиза необходима для следственных органов или в рамках судебных слушаний. Во втором случае при спорах, рассматриваемых в палате по патентным спорам.

Что необходимо предоставить специалисту для установления степени сходства товарных знаков, доменных имен, фирменных наименований и других объектов интеллектуальной собственности?

Для исследования лингвисту-эксперту предоставляют:

  • аудио- и видеозаписи, на которых можно услышать или увидеть рекламный текст;
  • газетные, журнальные и Интернет-публикации;
  • книги, брошюры, плакаты, листовки и другую печатную продукцию;
  • материалы дела, которые имеют прямое отношение к предмету исследования (в случае, если экспертиза проводится в рамках арбитражного или уголовного процесса).

Если анализируется звучащая речь, то ее необходимо дословно расшифровать. Расшифровку также выполняет специалист-лингвист. Если расшифровка уже предоставлена инициатором экспертизы, то ее необходимо сопроводить носителем с записью. Если необходимо проанализировать печатный текст, то на экспертизу предоставляется издание полностью, вырезка или хорошо читаемая ксерокопия, содержащая предмет исследования и выходные данные. В случае наличия электронной версии издания можно предоставить ссылку на сетевой ресурс.

Особого внимания требуют материалы Интернет-публикаций. Если это статья, то можно предоставить ссылку на сетевой ресурс или принтскрин. В случае анализа текста, помещенного в блоге или сервисе для обмена быстрыми сообщениями, необходимо предоставить не только бумажную версию данного текста, но и электронную. Это обусловлено тем, что Интернет-коммуникация обладает такой специфической чертой, как гиперссылки, которые не могут быть адекватно изучены на бумаге, то есть вне сетевого пространства.

Если исследованию подлежит сайт, то необходимо предоставить архив на цифровом носителе с указанием даты создания архива. Также при экспертном исследовании блога или сайта необходимо предоставить эксперту возможность изучить объект по месту его нахождения в сети Интернет. Поскольку объекты подобного рода постоянно изменяются, специалист в области Интернет-технологий должен закрепить его и предоставить в электронном виде.

Какова правовая база для установления степени сходства товарных знаков, доменных имен, фирменных наименований и других объектов интеллектуальной собственности?

Законодательной базой для экспертизы товарного знака являются:

  1. «Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания» (утверждены приказом Роспатента от 5 марта 2003 года, №32. Зарегистрированы в Минюсте России 25 марта 2003 года, регистрационный номер № 4322).
  2. Гражданский кодекс РФ (часть 4).
  3. «Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений» (утверждены Приказом № 39 Роспатента от 23 марта 2001 года).
  4. «Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на товарные знаки и знаки обслуживания».
  5. Критерии для производства экспертизы товарного знака определены Роспатентом (Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам), а также ст. 1484 Гражданского кодекса РФ. Статья последнего определяет, что без согласия правообладателя никто не может использовать сходные обозначения с его товарным знаком, если в ходе использования возникает смешение.
  6. Международная классификация товаров и услуг (МКТУ).

Как правило, экспертиза товарного знака проводится комиссией экспертов в составе лингвиста, художника (дизайнера) и психолога. После определения группы однородных товаров или услуг, а всего таких групп 45, согласно международной классификации товаров и услуг (МКТУ), эксперты проводят анализ и определяют сходство предметов. Оно может быть сходным на звуковом, графическом и семантическом уровнях. Сходство на звуковом уровне означает похожие по звучанию наименования. То есть, к примеру, товарные знаки могут иметь различное написание, но произноситься одинаково. К этому же типу относится совпадение фонем, расположение гласных и согласных звуков, ударения и так далее. Звуковое сходство также подразумевает использование характерных сочетаний звуков – музыка, песня, специфические произносимые звуки. Графическое сходство объединяет в себе все, что касается визуального восприятия: гарнитура надписи, использование слова целиком или частично, сочетание оттенков и цветов, повторения изображений или их частей, общее впечатление в целом. Сходство на семантическом уровне предполагает смысловую идентичность, когда различные по написанию и/или звучанию объекты исследования несут в себе одинаковый смысл. Стоит отметить, что смысловое сходство несут в себе как подобные, так и противоположные понятия или идеи, заключенные в обозначениях или в их элементах. Сходство на вышеописанных уровнях может быть как совокупным, так и разграниченным.

В каких случаях назначается лингвистическая экспертиза установления степени сходства товарных знаков, доменных имен, фирменных наименований и других объектов интеллектуальной собственности?

Экспертиза подобного вида назначается в следующих случаях:

  • словесные компоненты, использующиеся как обозначение товаров и услуг, а также являющиеся товарным знаком;
  • определение возможности возникновения у потребителя представлений о принадлежности различных товаров одному изготовителю;
  • установление уникальности, оригинальности, новизны товарных знаков, доменных имен, фирменных наименований.