Гражданский кодекс РФ содержит ряд глав, посвященных коммерческой концессии и субконцессии ( главы1031, 1032 и 1029). В России они имеют свои особенности. Так в российском законодательстве отсутствует понятие «франчайзинг». Практическое применение данного экономического механизма существенно повышает эффективность малого бизнеса. В РФ франчайзинг возродился в 90-х годах ХХ века (с участием иностранного капитала).

Правообладатель на базе договора коммерческой концессии предоставляет пользователю (франчайзи) за соответствующее вознаграждение на определенный срок право применять в своей предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав, которые на основе российского законодательства (и официальной регистрации) принадлежат правообладателю. При заключении данного вида договора правообладатель может продолжать пользоваться объектами передачи прав: он не лишается права пользования. Объектами такого договора могут быть:

  • коммерческое обозначение правообладателя;
  • фирменное наименование правообладателя;
  • знак обслуживания;
  • товарный знак;
  • охраняемая коммерческая информация и другие объекты исключительных прав, указанные в самом договоре.

Договор может быть с указанием срока пользования и именуется срочным договором, или быть без указания срока пользования и именоваться бессрочным договором. Точно также в договоре могут присутствовать или отсутствовать ограничения по территории его распространения.

Договор должен включать обязательное условие о том, что франчайзи обязан производить качественный товар в рамках данного действующего соглашения. Качество продукции, услуг или работ, производимых на основе договора должно быть аналогичным качеству (не ниже характеристик безопасности и качества) производимому непосредственно правообладателем. Правообладатель должен иметь возможность осуществлять контроль исполнение этого условия.

Франчайзинг регулирует взаимодействие двух самостоятельных предпринимателей: франчайзера и франчайзи, каждый из которых является самостоятельным юридическим лицом. Для развития единой системы оба предпринимателя делают вложения в форме стартового капитала. Стартовый капитал франчайзи должен быть достаточно весомым: франчайзинг предполагает внесение разовой франшизной платы. Взаимоотношения двух участников должны подкрепляться договором коммерческой концессии, иметь серьезную правовую базу.

Регистрация договора коммерческой концессии

Такой вид договора на основании статьи 1028 ГК РФ подлежит государственной регистрации в российском налоговом органе по месту государственной регистрации правообладателя. Порядок фиксирования таких договоров в государственном реестре указан Приказе МНС (Министерство налоговой службы) России № БГ-3-09/730 от 20.12.2002 г.

На государственной регистрации договор коммерческой концессии требуется представление следующих документов:

  • заявка на регистрацию договора;
  • доверенность, подтверждающая полномочия заявителя – официального представителя на регистрацию договора;
  • копию Устава предприятия, документа, подтверждающего юридический статус;
  • три экземпляра договора;
  • описи представленных документов.

Для регистрации договора коммерческой концессии на знак обслуживания или на товарный знак требуется наличие регистрации в Роспатенте – федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков. Необходимость такой фиксации в государственной реестре, который уполномочена вести данная государственная служба, определена Законом РФ «О товарных знаках, наименованиях мест происхождения товаров, знаках обслуживания».

Договор коммерческой субконцессии, прекращение договоров концессии и субконцессии, каждое изменение в тексте договора также требуют государственной регистрации в вышеуказанном порядке.

Договор коммерческой концессии – франчайзинг или франшиза.

Коммерческая концессия, франчайзинг или франшиза этими словами обозначают особые отношения между участниками рынка, когда одна сторона, именуемая франчайзер передаёт другой стороне, именуемой франчайзи за денежные отчисления называемые — роялти право на какой либо определённый вид бизнеса, с условием использования наработанной схем его ведения.

В самом общем смысле франчайзингом можно назвать аренду товарного знака вместе с которой переданы права на другие объекты интеллектуальной собственности такие патенты на изобретения, полезные модели промышленные образцы, ноу-хау, технологические инструкции, рецепты, бизнес-схемы и т.д.

Таким образом, по сути, договор концессии это лицензионный договор, в котором более подробно прописаны способы и условия использования товарного знака и, в обязательном порядке, способы и условия использования других исключительных прав в порядке ведения бизнеса с учетом коммерческой практики обладателя товарного знака, а также его деловой репутации на рынке.

Российское патентное законодательство ГК РФ ч.4 определяет договор коммерческой концессии как договор, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю), являющиеся коммерческими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности пользователем комплекса исключительных прав (право на фирменное наименование, право на коммерческое обозначение правообладателя, право на охраняемую коммерческую информацию) и другие объекты исключительных прав (товарный знак, знак обслуживания и т.д.).

Договор коммерческой концессии является одним из наиболее сложных договоров, регулируемых гражданским законодательством, т.к. может охватывать большое количество форм интеллектуальной собственности с присущими им нюансами.

Приведем общую схему градаций рассматриваемых договоров.Договоры могут различаться в зависимости от территории, на которой пользователю предполагается вести предпринимательскую деятельность:

  • Неограниченно территориальный договор коммерческой концессии (без указания территории его действия договора)
  • Ограниченно территориальный договор коммерческой концессии (с указанием территории его действия ) )

В зависимости от времени:

  • Срочный договор (с указанием срока использования)
  • Бессрочный договор (без указания срока использования)

В зависимости от объема использования исключительных прав, репутации или коммерческого опыта обладателя прав:

  • Минимальный договор коммерческой концессии ( устанавливающий минимальный объем использования)
  • Максимальный договор коммерческой концессии (устанавливающий максимальный объем использования)
  • Смешанный договор коммерческой концессии( устанавливающий минимальные и максимальные объем использования).

Вознаграждение по договору коммерческой концессии выплачивается в формах, прописанных в договоре. Наиболее распространенные формы вознаграждения:

  • Отчисления от выручки
  • Фиксированные разовые платежи
  • Фиксированные периодические платежи
  • Наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи.

Согласно п.1 ст. 1028 ГК РФ, договор коммерческой концессии заключается только в письменной форме. Кроме того особые требования предъявляются вышеназванной статьей к регистрации договора коммерческой концессии в государственных органах. Договор коммерческой концессии должен быть зарегистрирован органом, производившим государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося правообладателем. В том случае если в качестве правообладателя выступает лицо, зарегистрированное в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в иностранном государстве, регистрация договора должна быть произведена органом, осуществившим государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося пользователем. Также необходимо учитывать, что в отношениях с третьими лицами стороны договора коммерческой концессии вправе ссылаться на него только с момента соответствующей государственной регистрации.

В случае если по договору коммерческой концессии будет использоваться объект, охраняемый патентным законодательством(ГК РФ ч.4), то такой договор в обязательном порядке подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по вопросам регулирования патентов и товарных знаков(Роспатент). При несоблюдении вышеперечисленных требований договор коммерческой концессии признается ничтожным, т.е. не имеющим юридической силы.

Если договор концессии содержит упоминание о неразглашаемых ноу-хау, то возможно направление на регистрацию может только той части договора, в которой не раскрывается секреты производства. Договор коммерческой концессии всегда является возмездным и должен сопровождаться денежными отчислениями, прописанными в договоре.

Следует иметь ввиду, что для обеих сторон участников договора в соответствии со ст. 1033 ГК РФ, могут быть наложены ограничения:

  • Обязательство пользователя не конкурировать с правообладателем на территории, на которой действует договор коммерческой концессии в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой пользователем с использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав.
  • Отказ пользователя от получения по договору коммерческой концессии аналогичных прав у конкурентов (в т.ч. потенциальных) правообладателя.
  • Обязательство пользователя согласовывать с правообладателем места расположения коммерческих помещений (в т.ч. их внутреннее и внешнее оформление), используемых для осуществления предоставленных по договору коммерческой концессии комплекса исключительных прав.

Кроме того, условие, установленное в договоре коммерческой концессии, согласно которому пользователь вправе реализовывать товары (выполнять работы или оказывать услуги) определенных категориям покупателей и заказчиков или исключительно тем покупателям и заказчикам, которые имеют место нахождения (место жительства) на определенной в договоре коммерческой концессии территории, является ничтожным.

Необходимо указать также, что, согласно что для обеих сторон участников договора в соответствии со ч.2 п.1 ст. 1033 ГК РФ, установленные в договоре коммерческой концессии ограничения, могут быть признаны недействительными по требованиям антимонопольного органа или иного заинтересованного лица, если они с учетом состояния соответствующего рынка и экономического положения сторон противоречат антимонопольному законодательству.

По условиям договора коммерческой концессии пользователь, может заключать договоры с третьими лицами — договоры коммерческой субконцессии, то есть разрешать другим лицам использование комплекса исключительных прав или части этого комплекса на условиях субконцессии, согласованных ими с правообладателем либо определенных в договоре коммерческой концессии.

Государственная пошлина за регистрацию договора коммерческой концессии составляет 10 тыс. руб. за одно свидетельство на товарный знак, указанное в договоре. Причем при наличии нескольких свидетельств на товарный знак размер государственной пошлины увеличивается на 8 500 рублей за каждое дополнительное свидетельство.

Государственной пошлины за регистрацию договора субконцессии тоже составляет 10 000 руб. за одно свидетельство на товарный знак и 8 500 рублей за каждое дополнительное свидетельство.

Стоимость нашего патентного бюро по составлению договора коммерческой концессии или субконцесии составляет 8000 руб.

Интеллектуальная собственность в России и за рубежом

Договор коммерческой концессии

Договор коммерческой концессии является одной из самых значимых и юридически сложных сделок с интеллектуальной собственностью. Договор коммерческой концессии зачастую именуют также договором франчайзинга, хотя некоторые экономисты и юристы призывают не смешивать эти понятия. Наиболее известные франшизы – «McDonald’s», «Subway», «Starbucks». С экономической точки зрения, франчайзинг представляет предпринимательские отношения, в которых одна сторона предоставляет право на ведение бизнеса под своим именем и предоставляетдругой стороне необходимые для этого технологии за согласованную плату. Мы же в этой статье обратимся к юридическим аспектам договора франчайзинга по российскому законодательству: требуется ли регистрировать договор, каковы его стороны и существенные условия.

Читайте так же:  Могут ли военнослужащие по контракту выезжать за границу

1. Договор коммерческой концессии: понятие

Договор коммерческой концессии – это соглашение правообладателя (франчайзера, franchiser) и пользователя (франчайзи, franchisee), по которому правообладатель обязуется предоставить пользователю за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта, включая право на товарный знак и другие предусмотренные договором объекты интеллектуальной собственности. Понятие договора франчайзинга закреплено в статье 1027 Гражданского кодекса.

С юридической точки зрения, договор коммерческой концессии представляет разновидность лицензионного договора с множественностью объектов интеллектуальной собственности в предмете договора. Поэтому согласно п.4 ст.1027 ГК к договору франчайзинга применяются положения части IV Гражданского кодекса о лицензионном договоре. Отличить договор коммерческой концессии от лицензионного договора позволяют следующие признаки:

  • предоставление права использования нескольких связанных между собой объектов интеллектуальной собственности разного вида (например, товарный знак, произведения дизайна, ноу-хау, патенты, коммерческое обозначение). Как правило, лицензия предоставляется на один объект или на несколько объектов одного вида (например, несколько фонограмм, охраняемых смежными правами);
  • предоставление права на использование зарегистрированного товарного знака является обязательным признаком договора франчайзинга по российскому законодательству. Это объясняется тем, что договор коммерческой концессии в первую очередь предполагает использование имиджа и деловой репутации, созданных в результате активной рекламы и длительной работы на рынке. Трансферт технологий по коммерческой концессии вторичен по отношению к средствам индивидуализации;
  • широкий перечень прав и обязанностей сторон договора, связанных с поддержанием единых стандартов производства и продвижения товаров и обслуживания клиентов. Потребитель, приобретая товары или услуги, любого пользователя по договору франчайзинга, должен быть уверен в одинаковом качестве таких товаров и услуг. Потребителя интересует не конкретный производитель, а бренд. Условие об обеспечении единых стандартов качества товаров, кстати, устанавливаются в лицензионном договоре на товарный знак, но в нем кооперация между сторонами менее активная.

Таблица №1. Отличия лицензионного договора от коммерческой концессии

Таким образом, договор коммерческой концессии предполагает тесное сотрудничество между правообладателем и пользователем по вопросам использования комплекса объектов интеллектуальной собственности, включающего в любом случае как минимум один товарный знак .

2. Стороны договора коммерческой концессии

Сторонами договора коммерческой концессии являются правообладатель и пользователь. Ими могут быть только коммерческие юридические лица и индивидуальные предприниматели, т.к. договор франчайзинга всегда заключается в целях ведения предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли.

На стороне правообладателя в договоре могут выступать, собственно, сами правообладатели, а также доверительные управляющие. Впрочем, второй случай является исключительным, что в том числе связано с противоречивой практикой Роспатента по регистрации договоров доверительного управления товарными знакамии регистрации договоров, заключенных доверительным управляющим. В субконцессионном договоре на стороне правообладателя выступает пользователь по основному договору.

Второй стороной договора коммерческой концессии является пользователь, который, как было сказано ранее, должен являться коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем. Фактически, при франчайзинге правообладатели часто предъявляют ряд дополнительных требований: опыт работы на рынке, количество работников, наличие недвижимости в собственности, хорошая деловая репутация, количество активов. Но эти требования являются экономическими, а не юридическими, поэтому в этой статье не рассматриваются.

Периодически сторон коммерческой концессии также именуют франчайзером (franchiser) и франчайзи (franchisee). Особенно часто эти варианты встречаются в договорах, составленных иностранными лицами и подчиненных английскому или американскому праву. По российскому законодательству, названия правообладатель и пользователь более корректны.

Схема №2. Стороны договора франчайзинга .

3. Существенные условия договора коммерческой концессии

Существенные условия договора франчайзинга – это условия, минимально необходимые и достаточные для заключения договора. Если хотя бы одно существенное условие не согласовано, договор коммерческой концессии является незаключенным, даже если подписан сторонами, и не порождает юридических последствий. К сожалению, на практике я не раз встречал ситуацию, когда стороны составляли договор на 20 страницах, писали в нем все что угодно, но правильно не индивидуализировали его предмет, в связи с чем ФИПС отказывал в его регистрации. Итак, договор коммерческой концессии должен содержать следующие существенные условия:

a. Предмет договора путем указания на комплекс объектов интеллектуальной собственности и предоставление права на их использование по концессии. Каждый из объектов должен быть достаточно индивидуализирован. Технически это легче сделать в приложении к договору в виде таблицы. Если объект проходил государственную регистрацию, следует указать реквизиты официального документа. Так, в России обязательно регистрируют товарные знаки, изобретения, полезные модели и промышленные образцы и некоторые другие результаты интеллектуальной деятельности, но они редко предоставляются по коммерческой концессии. Коммерческие обозначения, произведения дизайна и ноу-хау не регистрируются, поэтому стороны должны индивидуализировать их путем подробного описания.

b. Вознаграждение правообладателя. Цена франшизы обычно состоит из двух частей – единовременного первоначального платежа (license fee) и роялти (royalty). Роялти – это периодический платеж в процентах от дохода или прибыли пользователя. Кроме того, часто договор может предусматривать гонорар успеха (success fee), который уплачивается правообладателю при достижении определенного минимального размера прибыли. Однако договор коммерческой концессии может содержать условие о вознаграждении в другой форме.

c. Область предпринимательской деятельности и способы использования комплекса исключительных прав. Это существенное условие франчайзинга регулирует, как пользователь вправе использовать предоставленный ему комплекс исключительных прав. Например, вправе ли он при производстве товаров экспортировать их в другие страны.

d. Требования к качеству товаров, работ и услуг. Это условие, с одной стороны, защищает пользователя, который вправе требовать от правообладателя передачи документации, которая позволит выпускать товары в соответствии с требованиями к их качеству. С другой стороны, это условие защищает правообладателя, т.к. он имеет право расторгнуть договор, если пользователь неоднократно нарушает требования к качеству. В-третьих, это условие защищает потребителей, которые должны во всех предприятиях франчайзинговой сети получать товары и услуги одинакового качества.

Схема №3. Существенные условия договора франчайзинга .

4. Другие условия договора франчайзинга

Договор коммерческой концессии – один из самых сложных договоров в российском праве, поэтому многообразие его условий охватить довольно сложно. Во многом они зависят от области предпринимательской деятельности и комплекса исключительных прав. Перечислю ниже наиболее стандартные условия договора франчайзинга, не относящиеся к существенным:

  • территория использования интеллектуальной собственности;
  • срок действия франчайзинга. По умолчанию, он равен сроку действия лицензионного договора, т.е. пяти годам;
  • право (а иногда обязанность) пользователя заключать субконцессионные договоры;
  • обязанность правообладателя поддерживать в силе исключительные права на товарные знаки и иные объекты, а также последствия несоблюдения этой обязанности;
  • запрет правообладателю и/или пользователю заключать договоры коммерческой концессии с другими лицами;
  • условия об обязательности для пользователя ценовой политики, предложенной правообладателем;
  • обязанность пользователя предварительно согласовывать с правообладателем место расположения коммерческих помещений .

5. Регистрация договора коммерческой концессии

Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме, причем ее несоблюдение влечет недействительность договора. Напомню, общее правило, установленное Гражданским кодексом РФ, состоит в том, что несоблюдение простой письменной формы лишь лишает возможности ссылаться на свидетельские показания. Впрочем, представить заключение столь сложного договора в устной форме сложно.

Регистрация договора коммерческой концессии требовалась до 1 октября 2014 года. С этой даты вступили в силу изменения в часть 4 Гражданского кодекса и регистрация договоров по интеллектуальной собственности, в т.ч. регистрация договоров франчайзинга была отменена. Несмотря на то, что договор коммерческой концессии не регистрируется, его сторонам все-таки придется обращаться в Роспатент. Дело в том, что регистрации подлежит предоставление прав по коммерческой концессии в отношении тех объектов, исключительное право на которые возникает в силу факта регистрации. Это такие объекты интеллектуальной собственности, как товарные знаки, патенты и селекционные достижения.

Для государственной регистрации коммерческой концессии требуется совершить следующие действия:

  • уплатить патентную пошлину в установленном размере;
  • подать в Роспатент заявление о регистрации, подписанное обеими сторонам договора. Если заявление подписано только одной стороной, то к нему нужно приложить один из следующих документов:
  • подписанное сторонами уведомление о передачи прав по коммерческой концессии ИЛИ удостоверенную нотариусом выписку из договора ИЛИ сам договор коммерческой концессии.

Регистрация обычно занимает 2,5-3 месяца, если у Роспатента не возникает каких-либо оснований для направления запроса. Если такие основания все-таки есть, срок регистрации договора коммерческой концессии с учетом почтовой пересылки документов может затянуться до полугода. Поэтому настоятельно рекомендую внимательно подходить к составлению комплекта документов.

Как мы видим, договор коммерческой концессии с юридической точки зрения действительно довольно сложен. За рамками этой статьи еще остались вопросы ответственности, изменения и расторжения договора франчайзинга. Надеюсь, на практике Вам не придется с ними сталкиваться. Коммерческая концессия способна приносить значительную прибыль как правообладателю, так и пользователю, поэтому обратите внимание на нее и тогда, когда будете планировать развитие уже известного товарного знака и тогда, когда только планируете выходить на рынок.

Ключевые слова: договор коммерческой концессии, договор франчайзинга, стороны коммерческой концессии, отличия лицензионного договора от договора франчайзинга, регистрация договора коммерческой концессии, исключительное право

Договор коммерческой концессии

Договор коммерческой концессии на товарный знак

Договор коммерческой концессии – это один из видов гражданско-правовых договоров о распоряжении исключительным правом, по которому, согласно п. 1 ст. 1027 Гражданского Кодекса РФ, одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Читайте так же:  Вкс трудовой договор 2018

Таким образом, Предметом договора выступает комплекс исключительных прав, который включает в себя:
• право на товарный знак;
• право знак обслуживания;
• право на коммерческое обозначение;
• право на секрет производства (ноу-хау) и другие права.

В мировой практике для обозначения коммерческой концессии используется также термин «франчайзинг» (англ. franchise, «лицензия», «привилегия»). Франчайзинг представляет собой отношения, согласно которым одна сторона предоставляет другой стороне право действовать в хозяйственном обороте от его имени.
В договоре коммерческой концессии может быть установлен минимальный и (или) максимальный объем использования комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя, а также может быть указана территория использования. Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Договор коммерческой концессии является возмездным. Существенными условиями договора коммерческой концессии являются:

1. Письменная форма. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор считается ничтожным.
2. Государственная регистрация передачи прав по договору коммерческой концессии в Роспатенте.

При несоблюдении этого требования договор также считается ничтожным. Поскольку предмет договора коммерческой концессии однороден с предметом лицензионного договора к нему могут быть применены правила о лицензионном договоре, предусмотренные разделом VII ГК РФ. Договором коммерческой концессии может быть предусмотрено право пользователя разрешать другим лицам использование предоставленного ему комплекса исключительных прав или части этого комплекса на условиях субконцессии, согласованных им с правообладателем либо определенных в договоре коммерческой концессии.

В договоре может быть предусмотрена обязанность пользователя предоставить в течение определенного срока определенному числу лиц право пользования указанными правами на условиях субконцессии (п. 1 ст. 1029 ГК РФ). При этом договор коммерческой субконцессии не может быть заключен на более длительный срок, чем договор коммерческой концессии, на основании которого он заключается.

Возможна ли концессия без товарного знака — разобрался ВС

Суды квалифицировали спорный договор как коммерческую концессию и, сославшись на отсутствие регистрации в Роспатенте, признали его ничтожным. Проигравшая сторона настаивала, что такая оценка сделки неверна, так как передачу прав на товарный знак договор не предусматривал. А это, уверена компания-правообладатель, является обязательным условием коммерческой концессии. Вопросом занялась экономколлегия Верховного суда и в итоге сочла, что нижестоящим инстанциям надо уделить больше внимания товарным знакам.

30 ноября 2011 года ОАО «Франчайзинговая компания САН» («САН»), занимавшаяся продажей франшизы – центров SUN Studio, оказывающих услуги печати цветных изображений на различных материалах, и Рифат Жамалетдинов заключили договор о предоставлении информации и сведений, имеющих коммерческую ценность. По его условиям общество как правообладатель передало Жамалетдинову право использовать результаты своей интеллектуальной деятельности, ноу-хау, имидж, изображения для коммерческих знаков. В частности, «САН» передала Жамалетдинову руководство по фирменному стилю «Brand Book» (правила и примеры его использования в отношении фирменного знака/логотипа, цветовых решений и элементов дизайна, шрифтов, документации и другой печатной продукции).

Спустя год Жамалетдинов уступил свои права и обязанности по договору от 30 ноября 2011 года учрежденной им компании – ООО «Студия передовых технологий» («Студия»). А компания-правообладатель «САН» в свою очередь 24 февраля 2014 года была реорганизована в ООО «Айкудеми Интернешнл» («Айкудеми»).

И после этого начались судебные тяжбы. Так, в июле 2014 года «Айкудеми», полагая, что «Студия» нарушила предусмотренные договором обязательства по оплате роялти и штрафа, обратилась к ней с иском в Арбитражный суд Новосибирской области. Там она требовала взыскать со «Студии» 75 000 руб. задолженности по договору от 30 ноября 2011 года, 300 000 руб. штрафа и 17 015 руб. процентов (№А45-13334/2014).

Суды решили, что спорный договор – это договор коммерческой концессии, и признали его ничтожным на основании п. 2 ст. 1028 Гражданского кодекса РФ – ввиду отсутствия госрегистрации в Роспатенте. «Данный договор, несмотря на его форму и наименование как договор о предоставлении информации и сведений, имеющих коммерческую ценность, тем не менее по своему содержанию содержит комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающих право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, секреты производства (ноу-хау), в совокупности подтверждающие отнесение его к договорам вида коммерческой концессии, предусмотренных ст. 1027 ГК РФ», – рассудил суд, отметив, что изображение конкретного товарного знака содержалось в переданной пользователю «Brand book». В результате все три инстанции в требованиях «Айкудеми» отказали в соответствии с п. 1 ст. 167 ГК РФ, который гласит: «Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения».

«Айкудеми» обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд. Там она настаивала на том, что спорная сделка не может быть квалифицирована как договор коммерческой концессии. Компания ссылалась на действующую редакцию ст. 1027 ГК РФ, согласно которой обязательным условием такого договора является предоставление пользователю права на использование товарного знака или знака обслуживания. Договор же от 30 ноября 2011 года передачу товарного знака не предусматривал, указывала «Айкудеми».

Судье ВС Ирине Букиной эти доводы показались заслуживающими внимания, и она передела дело на рассмотрение экономколлегии. Заседание там состоялось 24 августа. Представители заявителя – «Айкудеми» – на него не пришли, и председательствующий судья Букина сразу обратилась с вопросом к юристу «Студии» Алексею Аверину. Ее интересовало, передавалось ли все-таки по спорному договору право на использование какого-либо товарного знака. «В судебных актах, возможно, не указано наименование товарного знака…», – начал оправдываться Аверин и сразу заверил коллегию, что такая передача все-таки была. По его словам, «САН» продает франшизу печатных центров, и, в частности, по спорному договору был передан товарный знак «Studio Sun» (№428 138) для 16-го (копировальные ленты для принтеров, тушь, чернила) и 40-го (печатание рисунков, фотографий, обработка материалов) классов Международной классификации товаров и услуг; а также право использовать логотип – «стилизованное изображение солнца».

– А что еще передавалось? – уточнила судья.

– Полный комплект документации о ведении бизнеса. В основном [договор] включал именно товарный знак!

– А суды это как установили? – продолжала задавать вопросы Букина. – Суд полностью признал договор ничтожным. А с остальными элементами, кроме товарного знака, как быть?

– [Все остальные] мелкие элементы несли сопутствующую функцию, – настаивал Аверин.

– Но заявитель [«Айкудеми»] говорит что, это фактически был договор о технологии ведения бизнеса…

– Продавался логотип, – стоял на своем юрист. – Это сеть. И человек [Жамалетдинов], учредитель студии печати, покупал франшизу, будучи уверенным, что это раскрученный бренд. Да, в решении не указан номер товарного знака, но суды оценили «Brand Book», где и содержался товарный знак. Если бы вы посмотрели «Brand Book» – вы бы увидели!

– Мы ничего не можем увидеть. У нас полномочия другие, – остановила юриста Букина.

В результате «тройка» (Букина, Ольга Козлова и Надежда Ксенофонтова) все акты нижестоящих инстанций отменила, а дело направила на новое рассмотрение в АС Новосибирской области. Свои мотивы экономколлегия пояснила в опубликованном в конце августа определении.

По мнению судей ВС, нижестоящие инстанции, квалифицировав спорный договор как договор коммерческой концессии, не установили, на какой конкретно товарный знак были переданы права по договору, а кроме того, какие вообще услуги правообладатель оказывал пользователю. Следовательно, правовая оценка спорной сделки была сделана при неполном установлении всех фактических обстоятельств дела и исследовании доказательств, резюмировала «тройка». «Суды признали договор ничтожным в целом в противоречии со ст. 180 ГК РФ [Последствия недействительности части сделки], тогда как согласно содержащемуся в ней правилу могла быть признана недействительной только та его часть, которая касалась передачи права на использование товарного знака, если установлено, что передача такого права предполагалась», – говорится в определении ВС.

При этом, если при новом рассмотрении все-таки будут установлены основания для признания договора ничтожным в части передачи права на использование товарного знака, суду при применении реституции нужно установить, совершались ли сторонами встречные имущественные предоставления на момент прекращения части договора, также напутствовала нижестоящей инстанции экономколлегия. «То есть исполнялся ли договор обеими сторонами и пользовался ли ответчик предоставленными истцом правами на объекты интеллектуальной собственности (в том числе правом на использование товарного знака), и с учетом этого [нужно] рассмотреть вопрос о взыскании роялти за такое фактическое пользование», – поясняется в определении.

Концессию регистрировать не нужно

Договором коммерческой концессии, заключенным организацией, предусмотрено право использования товарного знака. Подлежит ли государственной регистрации договор коммерческой концессии? Установлен ли срок для обращения за государственной регистрацией предоставления права использования товарного знака?

Читайте так же:  Как пишется договор купли продажи автомобиля от руки

Н. Селиверстов, г. Краснодар

Ответ. С 1 октября 2014 года государственной регистрации подлежат не сделки, в предмет которых входит, в частности, предоставление права использования средств индивидуализации, а само предоставление такого права (п. 2 ст. 1232 ГК РФ). Эти изменения коснулись и положений ГК РФ о договоре коммерческой концессии: согласно новой редакции п. 2 ст. 1028 ГК РФ предоставление права использования в предпринимательской деятельности пользователя комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав по договору коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Сам же договор коммерческой концессии с 1 октября 2014 года регистрировать не требуется (Письмо Роспатента от 31.10.2014 № 02/21-14928/08). Отсутствие регистрации такого договора не влечет его недействительности (постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2016 № 16АП-3590/16, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2016 № 17АП-10214/16).

Законом не установлен конкретный срок для подачи заявления о регистрации предоставления права использования товарного знака (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2013 № С01-148/2013 по делу № А56-43646/2011). Вместе с тем в силу положений п. 2 ст. 1028 ГК РФ при несоблюдении требования о государственной регистрации предоставление права использования считается несостоявшимся.

Заявление о государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на товарный знак может быть подано любой из сторон договора при непосредственном обращении в Роспатент или через Единый портал государственных услуг, а также интернет-сайт Роспатента (п. 2, 3, 45 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ от 10.06.2016 № 371; Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416 (далее – Правила). Согласно п. 21 Правил государственная регистрация или отказ в государственной регистрации по общему правилу осуществляются в пределах 45 рабочих дней со дня поступления документов, необходимых в соответствии с Правилами.

Основным условием договора концессии является передача в комплексе прав права на товарный знак или знак обслуживания

Обязательным условием договора коммерческой концессии является передача в комплексе исключительных прав права на товарный знак или знак обслуживания. В связи с этим при квалифицировании договора как договора коммерческой концессии важно установить, на какой конкретно товарный знак (знак обслуживания) передавались права по нему, зарегистрирован ли этот товарный знак за его правообладателем. Без установления этих фактов невозможно дать правовую оценку договору. К такому выводу пришла Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ (Определение Верховного суда РФ от 26.08.2015 № 304-ЭС15-5828 по делу № А45-13334/2014).

Франчайзинговая компания (далее — правообладатель) заключила с физическим лицом (далее — пользователь) договор о предоставлении информации и сведений, имеющих коммерческую ценность. По условиям договора правообладатель передал пользователю право использовать в своей предпринимательской деятельности результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат правообладателю, сведения, являющиеся ноу-хау, использование имиджа (brand name), объекты авторского права (на электронном носителе), файлы изображений для коммерческих знаков, секреты производства (ноу-хау), сведения и информацию производственного, технического, экономического, организационного и иного характера, которые могут использоваться им в коммерческой деятельности, в том числе охраняемые режимом коммерческой тайны конфиденциальные сведения, являющиеся ноу-хау правообладателя. Перечень объектов интеллектуальных прав, перечень секретов производства (ноу-хау), а также информации, на которые предоставляется право использования, более подробно были согласованы сторонами в договоре.

Кроме того, договором установлено, что пользователю от правообладателя передаются «Файлы изображений для печати коммерческих заказов» и Brand_Book — руководство по фирменному стилю, которое содержит изображение конкретного товарного знака. Brand_Book представляет собой правила и примеры использования фирменного стиля в отношении: использования фирменного знака/логотипа; цветовых решений и элементов дизайна; шрифтов; документации и визиток; фирменного бланка; фирменных наклеек; маркировки образцов печати; одежды и элементов интерьера; вывесок.

В дальнейшем правообладатель был преобразован в ООО, а пользователь уступил свои права и обязанности по договору юридическому лицу.

В связи с нарушением новым пользователем обязательств по оплате роялти и штрафа ООО обратилось в суд с исковыми требованиями о взыскании задолженности по роялти, штрафа и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Судебное разбирательство

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. Исследовав и оценив условия договора с учетом норм ст. 431 и 1027 ГК РФ1, суд пришел к выводу, что этот договор, несмотря на его форму и наименование «о предоставлении информации и сведений, имеющих коммерческую ценность», содержит комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау), в совокупности подтверждающих его отнесение к договорам вида коммерческой концессии предусмотренных ст. 1027 ГК РФ.

Согласно требованиям п. 2 ст. 1028 ГК РФ договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным.

Поскольку заключенный договор не был зарегистрирован, он считается ничтожным.

В силу ст. 166 ГК РФ ничтожная сделка недействительна независимо от признания ее таковой судом.

Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

В соответствии со ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения, в связи с этим заявленные исковые требования незаконны, не подлежат удовлетворению.

Правообладатель не согласился с решением суда, по его мнению, заключенный сторонами договор не предусматривает передачу ответчику исключительных прав на использование товарного знака, фирменного наименования или коммерческого обозначения, а лишь регулирует предоставление пользователю коммерческой информации, сведений о способах осуществления профессиональной деятельности и использовании имиджа. Следовательно, этот договор является лицензионным и к нему не применяются положения п. 2 ст. 1028 ГК РФ о необходимости государственной регистрации.

Однако апелляционная инстанция поддержала доводы суда первой инстанции, указав на то, что исходя из норм ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии подлежат передаче права на использование комплекса исключительных прав, а не сами исключительные права.

Кассационная инстанция также оставила решения судов первой и апелляционной инстанций без изменений, а жалобу — без удовлетворения. В результате правообладатель обратился в ВС РФ.

Позиция Верховного суда РФ

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ не согласилась с выводами судов и отменила их судебные акты, направив дело на новое рассмотрение. Судебная коллегия указала на то, что, квалифицируя договор как договор коммерческой концессии, суды не учли следующее.

Согласно ч. 1 ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

По смыслу указанной нормы обязательным условием договора коммерческой концессии является передача в составе комплекса исключительных прав права на товарный знак или знак обслуживания, что обусловливает необходимость государственной регистрации договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Квалифицировав спорный договор как договор коммерческой концессии, суды не установили, на какой конкретно товарный знак (знак обслуживания) были переданы права по договору, являлся ли истец правообладателем какого-либо зарегистрированного товарного знака, права на использование которого переданы пользователю по договору. Кроме того, ими не было установлено, права на какие иные объекты интеллектуальной собственности были переданы по спорному договору, а также какие иные услуги правообладатель оказывал пользователю. Поэтому данная судами правовая оценка договора как договора коммерческой концессии сделана при неполном установлении всех фактических обстоятельств дела и исследовании доказательств.

Следовательно, выводы судов в части применения к договору последствий в виде ничтожности сделки без установления входящих в предмет доказывания по делу обстоятельств, влияющих на определение норм права и подлежащих применению при рассмотрении настоящего спора, не основаны на материалах дела.

Кроме того, Судебная коллегия указала на то, что суды признали договор ничтожным в целом в противоречие со ст. 180 ГК РФ, тогда как согласно содержащемуся в ней правилу могла быть признана недействительной только та его часть, которая касалась передачи права на использование товарного знака, если установлено, что передача такого права предполагалась.